유예기간(Grace Period)은 특허를 출원하기 전에 자신의 발명품을 부주의하게 공개한 유럽 혁신가를 구해주는 은혜(Grace)가 될 수 있다. 그러나 이는 특허 시스템의 모든 사용자에게 법적 불확실성을 야기할 수도 있다.
유럽 특허청(EPO)은 유럽특허협약에서 유예기간의 필요성을 또 다시 검토해왔다. 지난 달 특허청은 소수의 사용자만이 이러한 메커니즘을 이용할 것이라는 설문조사 결과를 발표하였으나, 동시에 이는 유예기간의 부재가 대학이 일부 연구의 상업화하는 것을 막고 있다는 점도 지적한다. 결과적으로 유럽은 수익성 있는 신제품, 신생기업 및 잠재적인 유니콘(기업)을 놓치고 있을 수도 있다는 것이다.
유예 기간은 예를 들어 과학 간행물이나 학회 논문에 발명이 공개될 수 있도록 하며, 미래의 특허에 관한 한 그 신규성을 훼손하지 않는다.
미국은 일본과 한국처럼 유예기간이 있지만 유럽은 그렇지 않다. 이러한 부재는 수십 년 동안 논의의 대상이 되어 왔다.
사전 출원 공개로 인한 차단 사례
2021~2022년 겨울에 실시된 새로운 EPO 설문조사에 따르면 지난 3년 동안 유럽 대학의 특허 신청서 중 7.8%와 공공연구기관(PRO)의 신청서 중 3.7%가 사전 제출 공개로 인해 차단된 것으로 추정된다. 이러한 일이 발생한 경우 대학의 71%와 PRO의 51%가 발명의 추가 개발 또는 상업화가 중단되었다고 보고했다.
EPO의 계산에 따르면 유럽 연구 기관 (대학 및 PRO)의 통합 범주의 경우 2021년에 약 250개의 유럽 특허 출원이 사전 출원 공개로 인해 출원이 금지된 것으로 추론된다.
[Yann Meniere/EPO 수석 이코노미스트] "이는 결과적으로 약 177건(71%)의 발명의 개발 또는 상업화가 방지되었음을 의미한다. 이러한 발명은 일반적으로 최첨단 과학 연구에서 비롯된 잠재력이 높은 발명이라는 점을 명심하는 것도 중요하다."
출원 전 공개에 어려움을 겪은 유럽 특허 사용자의 다른 범주는 미국 기업으로, 7.2%의 출원이 차단되었으며 이들 중 27%는 상업화 또는 개발이 중단되었다고 보고했다. 유럽 중소기업의 신청서 중 1%만이 사전 제출 공개로 인해 어려움을 겪었고, 다른 유럽 기업의 경우 0.8%였다. 전반적으로 모든 사용자의 6%만이 유예 기간이 유럽에 존재한다면 이를 활용할 것이라고 밝혔다.
유예기간에 대한 대학의 관점
유럽의 대학들은 서류제출 전 공개의 문제를 잘 알고 있다. 로잔 연방 공과대학(EPFL) 기술 이전 사무소장인 Andrea Crottini는 "특허는 소유자 또는 실시권자에게 어느 정도 독점권을 제공하는 도구이기 때문에 사전 공개는 기본적으로 여러 분야에서 특허 출원 및 추가 상업화 가능성을 죽일 것이다." 이러한 분야에는 제약, 의료 기기 및 기계 부문이 포함된다.
한편 특허가 덜 연관된 분야를 정의하는 것은 비교적 쉽다. 특히 일부 소프트웨어처럼 추상적일 때 해당 소프트웨어 이면의 개념을 보호하는 것은 거의 불가능하다.
독점을 보호하는 특허가 없으면 누군가가 혁신에 투자할 이유가 없을 것이다. "제약 회사는 아마도 독점성이 없는 화합물에 투자하려 하지 않을 것이다. 이러한 투자에는 수억 달러가 필요할 수도 있기 때문이다. 스타트업도 마찬가지로 (소프트웨어 사업을 제외하고) 투자자에게 제공할 배타적 권리가 없는 기업에 대한 투자는 훨씬 어렵다."
현재 주요 솔루션은 연구자들에게 자신이 가진 것을 보호해야 할 필요성에 대해 지속적으로 교육하는 것이다. "특허와 공개는 100% 양립 가능하다. 먼저 특허를 출원하고 공개한다는 조건이다." 사람들이 특허 등록을 잊어버리거나 특허에 익숙하지 않을 때 문제가 발생할 수 있다. 이때 유예 기간이 유용할 수 있다. "EPFL에서는 사전 공개 후 유예 기간이 있기 때문에 미국에서만 특정 수의 특허를 출원한다. 이것이 유럽으로 확장된다면 좋을 것이다."
다른 사람들은 이러한 사례가 유예기간의 필요성을 뒷받침하기에는 부족하다고 생각한다. 뉘른베르크 대학(FAU)의 특허 관리자 Marco Mank는 "유예 기간은 물론 우리에게 해가 되지 않을 뿐더러 오히려 좋은 대비책이 될 수 있을 것이다. 그러나 우리는 유럽에 유예 기간이 없다는 것에 익숙하고, 이는 전혀 문제가 되지 않으며, 사전 공개로 문제가 되는 경우는 거의 없다."
그의 동료인 FAU의 스핀오프 서비스 및 기업가 정신 책임자인 Christoph Heynen도 이에 동의한다. "특정 상황에서는 도움이 될 수 있지만 업계 파트너와의 창업 및 상업화와 관련하여 지금까지 그렇게 중요한 문제가 아니었다."
그 이면에는 특허와 관련한 학계의 문화적 변화가 있다. "10년 전 우리는 출판 및 특허와 관련하여 생길 수 있는 시간 충돌에 대해 더 많은 논의를 하였다. 그러나 이제 많은 교수와 과학자들은 그들의 지적 재산권을 활용하기를 열망하며, 그들은 이러한 문제와 관련하여 더 잘 교육을 받았다."
"이는 경험이 부족한 연구원에게 생길 법한 문제이므로 유예 기간은 특허에 익숙하지 않은 박사후보생이나 박사 후 과정 학생에게 더 유용할 것이다."
유럽 유예 기간에 대한 훨씬 강력한 주장은 유예 기간이 유럽 시스템을 미국, 일본 및 기타 국가와 조화시킬 것이라는 것이다. 그러나 이 경우 유예 기간은 정확히 동일해야 한다. Mank는 "유럽 특허와 미국 특허를 같은 정도로 부여하는 것은 매우 복잡하기 때문에 유예 기간이 정렬되지 않으면 훨씬 복잡할 것"이라고 지적하였다.
위험성 및 이점
대학은 또한 유예기간을 도입할 때 생길 수 있는 위험성에 유의한다. 예를 들어 연구자 자신의 공개에서 특허 출원을 구할 수 있을지 몰라도, 유예기간이 실행되는 동안 발생할 수 있는 같은 분야에서 작업하는 다른 그룹의 공개에는 적용되지 않는다는 것이다.
"따라서 유예기간을 원하는 경우가 있을지라도 주의해야 한다. 유예기간은 대비책이어야 하며, 먼저 출판하고 나중에 특허를 출원하는 습관을 들이지 말아야 한다"고 Crottini는 말한다.
또한 선행 공개에 기반한 특허가 일반 특허보다 약할 수 있다는 느낌도 있다. "과학 출판물은 모든 대비책과 보호 장치가 변리사에 의해 작성되는 특허 출원과 같지 않다. 논문에서는 이런 것들을 공개하지 않을 수 있으며, 이는 특허 출원에 작성된 견고한 우선 순위 데이터보다 약하다"고 Mank는 지적한다.
이러한 종류의 불확실성이 존재하는 경우 신생 기업은 시장에 진출할 때 자신의 위치를 확보하기 위해 더 강력한 특허 출원을 제출하는 것이 일반적이다. 그러나 이것이 불가능한 상황이 여전히 있을 수 있으며 이럴 때 유예 기간이 유용하게 이용될 수 있다.
"유예기간이 있으면 매우 기본적인 플랫폼 특허에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이런 종류의 특허는 유예기간이 없기 때문에 지금 유럽에서 사전 공개로 인해 막힐 수 있는 종류다"고 Heynen은 말한다.
유예기간을 통해 플랫폼 특허를 얻은 가장 유명한 예는 최초로 유전자 변형 유기체의 생성을 가능하게 한 프로세스에 대한 Cohen-Boyer 특허이다. 1973년에 연구를 발표한 후 Stanley Cohen과 Herbert Boyer는 1년의 유예 기간이 끝나기 직전에 스탠포드 대학의 기술 이전 사무소의 설득 끝에 미국에 특허 출원을 제출했다. 1980년에 해당 기술에 대한 3개의 새로운 특허가 부여될 때에도 이 특허는 발명의 우선권의 기초로 남아있었다.
해당 기술 특허를 통해 스탠포드와 캘리포니아 대학은 수억 달러의 수익을 올렸고 전체 생명공학 산업을 탄생시켰다. 1997년 말에 특허가 만료될 때까지 스탠포드는 2,400개 이상의 신제품, 총 350억 달러, Genentech와 같은 회사 설립을 초래했다고 보고했다.
Crottini는 "이러한 스탠포드의 획기적인 특허를 예로 들면, 유럽은 이러한 기회를 놓쳤을 것이다. 아마도 유예기간은 제약회사 유니콘 기업의 조기 사망을 피하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.
개혁할 것인가 말 것인가
유럽에서 유예기간을 채택할지 여부는 국제 특허법 조화에 대한 광범위한 논의의 일부이다. EPO의 유럽 및 국제법무국에서 특허협력조약을 다루는 Sylvie Strobel 변호사는 "과거 유예 기간에 대한 여론 조사가 여러 차례 진행되었지만 이 복잡한 주제에 대한 사실 기반 증거 부족이 지금까지 논의를 제한하는 요인이었다"고 말한다.
이 주제에 대한 연구는 여러 선진국과 EU, EPO 대표단 40명으로 구성된 Group B+내에서 진행 중인 논의를 뒷받침하는 증거를 제공할 예정이다. "Group B+ 대표단은 이와 함께 실질적인 특허법 조화를 위한 기존 사용자 제안에 대한 협의를 시작했으며, 그 결과는 가을에 공개될 것" 이라고 Strobel은 밝혔다.
EPO는 유럽에 유예기간이 필요한지 여부에 대해 불가지론적이며 이들의 역할은 EPO 회원국이 결정할 수 있도록 정보를 제공하는 것이라고 주장한다. 현 설문조사는 유예 기간을 잘 활용할 EPO 사용자를 강조하는 한편 유예 기간의 부정적인 측면도 지적한다.
Meniere는 "이 연구는 유예 기간이 모든 사용자의 법적 불확실성을 증가시켜 특허 시스템의 균형에 체계적인 영향을 미칠 수도 있음을 보여준다"고 말한다.
토론을 진행시키고자 하는 바람은 있지만 유럽의 유예기간에 대한 문제는 곧 해결될 것 같아 보이지는 않는다. "실질 특허법의 국제적 조화와 특히 유예 기간에 대한 글로벌 논의는 관련된 모든 당사자를 위한 장기적인 노력이다. 이러한 논의가 단기간에 끝날 가능성은 없어 보인다"고 Strobel은 말한다.
